Der Bundesgerichtshof hat laut einer Pressemitteilung von Prof. Dr. Hoeren mit Urteil vom 06.10.2011 (Az: I ZR 6/10) entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn ursprünglich an einem Computer angebrachte Echtheitszertifikate zusammen mit der Recovery-CD ohne die ursprüngliche Hardware verkauft werden.

Der Informationskanal zu aktuellen Entwicklungen im Informations – und Medienrecht bei der Universität Münster berichtet, dass der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in dem genannten Urteil die Revision der Beklagten zurückgewiesen hat.

In dem vom BGH entschiedenen Fall ist Klägerin die Microsoft Corporation. Diese ist Inhaberin der Wortmarke „MICROSOFT“ und vertreibt darunter auch ihre Betriebssystem-Software Windows. Bei der so genannten OEM-Version wird die Software durch den Computerhersteller auf der Festplatte der Computer vorinstalliert und die jeweiligen Käufer erhalten dann mit dem Erwerb des Computers eine Sicherungs – CD mit dieser Software (sog. Recovery – CD). Die Echtheitszertifikate bringt Microsoft bei dieser Art des Vertriebs auf den Computern selbst an.

Die in dem vorliegenden Verfahren genannte Beklagte handelt wiederum mit Softwareprodukten. Im Rahmen dieses Geschäfts erwarb die Beklagte von anderen Unternehmern, welche mit gebrauchten Computern handeln, Recovery – CDs mit der Software Windows 2000. Dazu gab es Echtheitszertifkate, die von den Computern abgelöst worden waren.

Die Beklagte nahm die Zertifikate und brachte sie auf den Recovery – CDs an – dann verkaufte sie die CDs weiter. Auf diese Weise hat die Beklagte Datenträger verkauft, die mit Echtheitszertifikaten versehen waren, welche aber ursprünglich nicht aus demselben Paket (Computer mit Sicherungs – CD) waren.

Microsoft, die Klägerin, sieht sich aufgrund dieser Vorgehensweise in ihren Markenrechten verletzt. Zunächst hatten die Vorinstanzen ihrer Unterlassungsklage stattgegeben und entschieden, dass der Beklagte Microsoft eine angemessene Lizenzgebühr zahlen solle.

Damit ging der Beklagte zum BGH, wo er nunmehr mit der Revision erfolglos blieb.

In dem Urteil heißt es laut der Pressemitteilung des BGH: „dem Unterlassungsanspruch der Klägerin steht nicht der Erschöpfungsgrundsatz gemäß § 24 Markengesetz entgegen. Zwar sind die von der Beklagten vertriebenen Datenträger und die Computer, an denen die von der Beklagten verwendeten Echtheitszertifikate angebracht waren, mit Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gelangt.

Die Klägerin kann sich aber aus berechtigten Gründen dem Vertrieb der mit den Echtheitszertifikaten versehenen Sicherungs-CDs widersetzen. Der Verbraucher wird einem mit dem Echtheitszertifikat versehenen Datenträger die Aussage entnehmen, dass dieser von der Klägerin selbst oder mit ihrer
Zustimmung als echt gekennzeichnet wurde.

Er wird die Verbindung des Datenträgers mit dem Zertifikat der Klägerin als Markeninhaberin zuschreiben und erwarten, dass diese durch die Verbindung die Gewähr dafür übernommen hat, dass die so gekennzeichnete Ware unter ihrer Kontrolle hergestellt wurde und sie für die Echtheit einsteht, was jedoch nicht der Fall ist.“

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Quellen: Pressemitteilung des BGH Nr. 157/11 vom 06.10.2011 sowie Pressemeldung Prof. Dr. Thomas Hoeren,
Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht vom 06.10.2011