Es drohen weiterhin Abmahnungen

Seit Jahren wird am Black Friday – dem Freitag nach Thanksgiving – in den USA das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. In Deutschland findet der Black Friday am 29. November 2019 statt. Online-Händler, Geschäfte und Handelsketten bieten ihren Kunden an diesem Tag stets unschlagbare Sonderangebote, Rabatte und Werbegeschenke. 2015 gaben Verbraucher allein in den USA rund 68 Milliarden Dollar aus. Der Trend ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Vor allem online lassen sich an diesem Tag viele günstige Angebote finden. Doch gerade für Händler ist – immer noch – Vorsicht geboten!

Das Thema „Black Friday“ wird in den letzten Jahren leider auch mit Beginn der kalten Jahreszeit immer wieder markenrechtlich relevant.

DPMA beschloss Löschung der Wortmarke „Black Friday“

Seit dem Jahre 2013 besteht laut Registerauszug ein Schutz für die Black Friday-Wortmarke in Deutschland. Der Markeninhaber, die Super Union Holdings Ltd. aus Hong Kong, hat die ausschließlichen Nutzungsrechte vermutlich an die Black Friday GmbH abgetreten, so dass diese mögliche Rechte aus der Marke geltend machen kann. Auf Europäischer Ebene ist die Eintragung als Wortmarke interessanterweise gescheitert.

Gegen diese Marke waren aber 16 Löschanträge beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen. In einem einheitlichen Verfahren zu 16 Löschungsanträgen hatte das DPMA entschieden, dass die Marke keine Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) habe und damit nie hätte eingetragen werden dürfen. „Black Friday“ sei schon vor der Eintragung lediglich als Hinweis auf die einmal jährlich stattfindende Rabattaktionen von Onlineshops wahrgenommen worden. Solche Marken dürfen dann aber nicht monopolisiert werden. Daher hatte es die Löschung der Wortmarke „Black Friday“ beschlossen. Aufgrund des erstinstanzlichen Beschlusses des DPMA sei die Marke eigentlich wegen fehlender Unterscheidungskraft zu löschen.

Gegen diesen Beschluss hatte sodann die dubiose Markeninhaberin, die „Super Union Holdings Ltd.“ aus Hong Kong, jedoch Rechtsmittel eingelegt, sodass das Verfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) entschieden werden musste. 

Entscheidung des Bundespatentgerichts

Bereits in der mündlichen Verhandlung 2019 war die spätere Entscheidung abzusehen. Damals hatte der Senatsvorsitzende die vorläufige Einschätzung geäußert, dass die Wortmarke „Black Friday“ weitgehend Bestand haben dürfte. Und so entschied das BPatG auch.

Bei der Anmeldung 2013 habe der durchschnittliche deutsche Verbraucher den Begriff vielleicht mit dem Börsencrash 1929 verbunden, ihn aber nicht – wie die Amerikaner – auch „als Schlagwort für einen Rabatt-Aktionstag“ verstanden. So habe es 2013 weder Presseberichte, Google-Suchanfragen noch Schnäppchenwerbung unter diesem Namen zum „Black Friday“ gegeben. Auch gab es keinen Protest des Handels auf den Eintrag der Wortmarke beim Patentamt.

Anders indes schätzte das BPatG die Situation bei Rabattaktionen für Elektro- und Elektronikwaren am „Black Friday“ ein. Elektro- und Elektronikwaren hätte es sehr wohl schon 2013 gegeben. Ebenso seien Werbedienstleister wie das Internetportal Black-Friday.de bereits am Markt gewesen. Für diese Bereiche sei die Marke daher zu Unrecht geschützt worden, entschied das BPatG. Hierfür sah das BPatG ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Danach sind Marken unter anderem dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie nur aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sich auf den Zeitpunkt beziehen, an dem die Dienstleistungen erbracht wird.

Allerdings können gegen die Entscheidung des BPatG noch weitere Rechtsmittel eingelegt werden. Da die Beteiligten Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) einlegen konnten, muss wohl weiterhin auf ein Urteil des BGH gewartet werden.

Wichtig: Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung, ist die Marke weiterhin vollumfänglich geschützt.

Die Marke „Black Friday“ ist noch nicht gelöscht. Weiterhin könnten Abmahnungen drohen

Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Marke daher als noch bestandskräftig und ist somit von Dritten wie jede andere Marke auch grundsätzlich zu beachten. Daher könnte es auch 2020 wieder zu Abmahnungen kommen.

Möglicherweise werden sich die Rechteinhaber wegen des laufenden Verfahrens aber auch zurückhalten. Denn weil bereits über die Löschung der Marke in erster Instanz entschieden wurde, drohen bei unberechtigten Abmahnungen Schadensersatzansprüche.

In etwaigen Eilverfahren wäre es z.B. denkbar, dass ein zu entscheidendes Gericht das Verfahren bis zu einer Entscheidung des BGH aussetzt und die eigene Entscheidung insoweit aufschiebt.

Dennoch muss vor diesem Hintergrund – zumindest für dieses Jahr – noch davon abgeraten werden, die Bezeichnung „Black Friday“ markenmäßig zu verwenden.

Neben einer alternativen Schreibweise wie „BLCK FRDY“ könnten Händler unserer Auffassung nach auch „Sales zum Black Friday“, „Black Sales“ oder „best deals on Black Friday“ schreiben. Damit wird nur auf das Ereignis als solches Bezug genommen und nicht der Eindruck erweckt, eine Dienstleistung oder Ware unter der Originalmarke anzubieten.

Black Friday-FAQ

1. Das Bundespatentgericht hat Anfang des Jahres entschieden, dass die Wortmarke „Black Friday“ Markenschutz genießt. Was bedeutet dies grundsätzlich für Online-Händler?

Die wichtigste Information für Händler dürfte derzeit sein, dass sich auch in diesem Jahr entgegen anders lautender Meldungen noch nichts geändert hat. Die Marke Black Friday ist weiterhin eingetragen und bestandskräftig. Händler müssen daher auch 2020 beachten, dass die Nutzung der Marke Black Friday rechtliche Folgen haben kann.

Das Bundespatentgericht urteilte, dass der durchschnittliche deutsche Verbraucher bei der Anmeldung 2013 den Begriff vielleicht mit dem Börsencrash 1929 verbunden-, ihn aber nicht als Schlagwort für einen Rabatt-Aktionstag“ verstanden habe.

Anders schätzte das Gericht die Situation indes bei Rabattaktionen für Elektro- und Elektronikwaren am Black Friday ein, denn die habe es sehr wohl schon 2013 gegeben. Der Schutz wurde für diese Bereiche also zu Unrecht beansprucht, weshalb die Löschung durch das Deutsche Patent-und Markenamt rechtmäßig gewesen sei. Dennoch genießt die Marke aktuell auch hier noch Schutz, da das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen hat. Bis zu einer BGH-Entscheidung bleibt es daher zunächst beim Markenschutz.

2. Darf der Begriff im Rahmen von Marketing– und Werbekampagnen genutzt werden?

Nach derzeitigem Stand ist die Nutzung Black Friday für Marketing- und Werbekampagnen weiterhin nicht erlaubt. Wenn Werbung ausdrücklich nicht elektronische Waren oder Dienstleistungen umfasst, gilt kein Freihaltebedürfnis für den Begriff „Black Friday“. Doch auch bei Werbemaßnahmen für elektronische Waren ist Vorsicht geboten. Zwar urteilte das Bundespatentgericht, dass eine Löschung der Marke für alle Handelswaren im Bereich Elektronik und auch für alle Werbedienstleistungen zurecht erfolgte, doch bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs bleibt auch hier die Werbung zumindest risikoreich. Die Marke ist nämlich derzeit auch noch für Elektronik eingetragen, was von Händlern beachtet werden muss.

3. Muss man hier auf irgendwelche Einschränkungen achten?

Da die Marke derzeit noch für zahlreiche verschiedene Klassen eingetragen ist, sollten Marketing- und Werbemaßnahmen mit dem Begriff Black Friday vermieden werden. Hier empfiehlt sich eine alternative Bezeichnung wie z.B. Black Week. So sind Händler auf der sicheren Seite.

4. Was passiert, wenn ein Händler gegen den Markenschutz des Begriffs „Black Friday“ verstößt?

Zwar blieb in den vergangenen Jahren eine Abmahnwelle aus, doch Händlern droht bei Missachtung des Markenschutzes zunächst eine Abmahnung durch den Markeninhaber. Hier müssen Händler neben der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zudem hohe Schadensersatz- und Rechtsanwaltskosten fürchten. Wenn Händler auf die Abmahnung nicht reagieren und die Frist zur Abgabe der Unterlassungserklärung deshalb verstrichen ist, müssen sie damit rechnen, dass die Gegenseite eine einstweilige Verfügung beantragt. Hier kann es dann aber durchaus sein, dass die Gerichte eine Eilentscheidung aussetzen und zunächst die Entscheidung des Bundesgerichtshofs abwarten. Schließlich entschied das Bundespatentgericht, dass die Löschung für Elektro- und Elektronikwaren durch das Deutsche Patent-und Markenamt rechtmäßig war.

tsp