Urteil Landgericht Bochum 13 O 170/03

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,– EUR` ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfal-le bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem je-weiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, es im Bereich der Bundes-republik Deutschland ohne Zustimmung der klägerischen Erbengemeinschaft die Marke

“T”

im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit dem Qualitäts-, Umwelt- und Sicher-heitsmanagement für Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Zertifizie-rung von Gesellschaften, zu benutzen.

b)

der klägerischen Erbengemeinschaft über den Umfang der vorstehend unter 1 a) be-zeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen, insbesondere über die mit der Kennzeich-nung “T” in Verbindung stehenden erzielten Umsätze, und zwar unter Angabe des Um-fanges der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundes-ländern und Werbeträgern.

2.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der klägerischen Erbengemein-schaft allen Schaden zu erstatten, die ihr aus den vorstehend unter 1 a) bezeichneten Handlungen entstanden sind und künftig entstehen wird.

3.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 52.000,– EUR vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheit kann auch durch eine unbedingte, unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft eines als Zoll- und Steuerbürgen zugelassenen Geldinstituts erbracht wer-den.

Tatbestand

Der verstorbene Herr L war Inhaber der am 03.07.2000 für die Klassen 35, 41 und 42 (u. a. Zertifikatsvergabe von Managementsystemen) eingetragenen Wortmarke “T” (Registernummer 000000). Herr L wurde von der klägerischen Erbengemeinschaft beerbt.

Herr L meldete ferner die Marke “T” als Gemeinschaftsmarke an. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt erhob für einen Teilbereich der angemeldeten Dienstleistungsklassen, u. a. für die Zertifikatsvergabe von Managementsystemen, eine Beanstandung. Diesbezüglich ist ein Beschwerdeverfahren anhängig.

In einem Werbeprospekt (Anlage K 3, Bl. 13 ff. d.A.). auf den hinsichtlich der Einzelheiten verwiesen wird, benutzte die Beklagte die Bezeichnung “T” in einer Übersicht über ihr Leistungsangebot.

Mit Schriftsatz vom 22.01.2004 stellte die Beklagte beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Antrag auf Löschung der Wortmarke der Klägerin.

Die. Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

a)

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,– EUR` ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, es im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der klägerischen Erbengemeinschaft die Marke

“T”

im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit dem Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement für Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Gesellschaften, zu benutzen,

b)

der klägerischen Erbengemeinschaft über den Umfang der vorstehend unter 1 a) bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen, insbesondere über die mit der Kennzeichnung “T” in Verbindung stehenden erzielten Umsätze, und zwar unter Angabe des Umfanges der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern,

c)

dass die Beklagte verpflichtet ist, der klägerischen Erbengemeinschaft allen Schaden zu erstatten, die ihr aus den vorstehend unter 1 a) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Ferner beantragt sie,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Löschungsantrag auszusetzen.

Die Beklagte trägt vor: Die Aktivlegitimation der Klägerin werde bestritten. Es sei nicht ersichtlich, ob Herr L neben der Fa. H, die nach dem Schreiben der Klägervertreter vom 30 07 2003 von Herrn L zur Durchsetzung der Markenansprüche ermächtigt wurden, noch weiterhin berechtigt sein sollte, die gleichen Anspruche gegen die Beklagten durchzusetzen. Die Klagemarke sei zu Unrecht eingetragen worden. Die Bezeichnung “T” sei für die Dienstleistungen einer Zertifizierungsgesellschaft eine ihre Tätigkeit beschreibende Angabe. Die Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, richteten sich an Unternehmen, also professionelle Kunden. Für diese Verkehrskreise sei “T” eine Angabe, die ausschließlich zur Bezeichnung der Art der Dienstleistung dienen könne und tatsächlich auch diene. An dieser Bezeichnung bestehe deshalb ein hochgradiges Freihaltebedürfnis auch für die Bundesrepublik Deutschland. Das Wort “T” habe keinen überschießenden Sinn, der es insgesamt als Phantasiewort erscheinen lasse, sondern zerfalle für die angesprochenen Verkehrskreise in die beiden Bestandteile “T” und “D” im Sinne einer Sicherheitszertifizierung. In diesem Sinne werde “T” sowohl von Kunden der Zertifizierungsgesellschaften wie auch von Wettbewerbern der Beklagten benutzt. Der Ausgang des Löschungsverfahrens vor dem DPMA sei für den Ausgang des Rechtsstreits vorgreiflich. Die Erfolgsaussichten des Löschungsantrags seien zu bejahen. Dem stünden keine nennenswerten Nachteile der Klägerin durch die Aussetzung gegenüber, weil die Beklagte die Benutzung der Bezeichnung “T” eingestellt habe.

Die Klägerin repliziert, der Löschungsantrag habe keine Aussicht auf Erfolg. Jedenfalls für den deutschsprachigen Raum seien die Unterscheidungskraft und die Eintragungsfähigkeit der Bezeichnung “T” zu bejahen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist in vollem Umfang begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG Unterlassung der Bezeichnung “T” bzw. “T1” verlangen. Die Marke ist u a für die Zertifizierung von Managementsystemen eingetragen. Die Beklagte hat die Bezeichnung “T” mit großem C, die von der Marke der Klägerin in der Aussprache überhaupt nicht und in der Schreibweise lediglich durch das Großschreiben des C im Bestandteil “T” abweicht, in ihrer Werbebroschüre markenmäßig für dieselbe Dienstleistung benutzt. Es liegt keine bloß beschreibende Angabe im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG vor.

Die Kammer sieht keinen Anlass, das Verfahren bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag nach § 148 ZPO auszusetzen. Nach Auffassung des Gerichts hat der Löschungsantrag nur geringe Erfolgsaussichten, weil ein Freihaltebedürfnis für die Marke “T” im Sinne des § 8 MarkenG für die eingetragenen Dienstleistungsklassen zu verneinen ist. Nach Auffassung des Gerichts kommt der Marke “T” jedenfalls im deutschsprachigen Raum eine ausreichende Unterscheidungskraft zu und besteht nicht lediglich aus Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen dienen können. Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass der Markenbestandteil “D” von einer Vielzahl von Zertifizierungsstellen als Namensbestandteil benutzt wird, wie die von der Beklagten mit der Klageerwiderung überreichte Aufstellung zeigt. Auch wenn der Markenbestand “D” von den angesprochenen Verkehrskreisen als Kurzbezeichnung für Zertifizierungen benutzt wird, gilt dies jedoch nicht für den weiteren Bestandteil “T”. Im deutschsprachigen Bereich kann dieses Zeichen nicht als rein beschreibendes Merkmal für die angebotenen Dienstleistungen aufgefasst werden. Jedenfalls in der Zusammensetzung “T” ergibt die Kombination der beiden Zeichen eine über die Summe der einzelnen Zeichenbestandteile hinausgehenden Gesamtbegriff, der als Phantasiewort wirkt und geeignet ist, im Verkehr als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen verstanden zu werden. Wie dies für den englischsprachigen Raum zu beurteilen ist, ist hierbei unerheblich. Vielmehr ist das Verständnis des inländischen Geschäftsverkehrs maßgeblich (vgl. BGH GRUR 1999, 40; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 238). Die Eintragungsunfähigkeit einer fremdsprachigen Angabe wird nicht bereits dadurch begründet, dass es sich bei der Fremdsprache um eine Welthandelssprache wie Englisch handelt (vgl. Fezer a.a.0.). Jedenfalls die zusammengesetzte Wortmarke “T” dient im deutschsprachigen Raum nicht als Fachausdruck der angemeldeten Dienstleistung als solche. Das der Begriff “T” vereinzelt von Kunden von Zertifizierungsgesellschaften und von schweizerischen und österreichischen Wettbewerbern benutzt wird, steht dem nicht entgegen. Ein allgemeiner Sprachgebrauch innerhalb Deutschlands wird hierdurch nicht belegt.

Der Auskunftsanspruch ergibt sich aus §§ 19 MarkenG, 242 BGB. Das Gericht vermag der Auffassung der Beklagten, die Auskunft sei in der Klageerwiderungsschrift erteilt, nicht zu folgen. Die Beklagte hat in der Klageerwiderungsschrift zwar einen Umsatz von 5.000,- EUR insgesamt eingeräumt, ohne jedoch Einzelangaben zu machen. Vielmehr hat sie ausdrücklich angegeben, die Kontrakte nicht im einzelnen überprüft zu haben. Der Beklagten kann auch nicht darin gefolgt werden, dass in der Einzelüberprüfung ein unverhältnismäßiger Aufwand liegen würde. Der Verletzer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Unverhältnismäßigkeit des Auskunftsverlangens (vgl. Fezer, § 19 Rn. 14). Bei der Interessenabwägung ist von dem grundsätzlichen Vorrang auszugehen, den der Gesetzgeber dem Interesse an einer Aufdeckung und Verfolgung der Produktpiraterie eingeräumt hat. Die Beklagte hat nicht im Einzelnen darlegt, aus welchen besonderen Gründen ihr die Erteilung der Auskunft unzumutbar sein sollte. Dass die Erteilung der Auskunft für die Beklagte mit einem gewissen Aufwand verbunden sein mag, führt zu keiner anderen Beurteilung.

Nach § 14 Abs. 6 MarkenG kann die Klägerin von der Beklagten Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verlangen. Da die Bezifferung des Schadens vor der Auskunftserteilung nicht möglich ist, ist das Feststellungsinteresse der Klägerin zu bejahen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO; die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit aus § 709 ZPO.