Urteil Landgericht Düsseldorf 2a O 230/00

für R e c h t erkannt :

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es zu unterlassen, die Kennzeichnung x für Computersoftware zu benutzen, unter dieser Bezeichnung Computersoftware anzubieten und in den Verkehr zu bringen sowie unter dieser Bezeichnung für Computersoftware zu werben;

2. in die Löschung der Marke x einzuwilligen;

3. gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Rücknahme ihres Widerspruches gegen die Eintragung der von der Klägerin angemeldeten Marke x (Nr. 399 62 005) zu erklären.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 108.000,00 DM vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheitsleistung kann auch durch selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein im Bereich der Entwicklung von Software tätiges Unternehmen. Sie steht in enger Geschäftsbeziehung zu der Firma x in Schwelm, die ihre Produkte vertreibt. Der Geschäftsführer der x war bis Oktober 1999 auch der Geschäftsführer der Klägerin. Seit Oktober 1999 vertreibt die x das von der Klägerin entwickelte Softwareprogramm x.

Seit dem 3.8.1998 ist im Handelsregister des Amtgerichts Karlsruhe eine Firma x eingetragen. Diese hat die Klägerin unter dem.21.2.2000 ermächtigt, Rechte aus ihrem Unternehmenskennzeichen x gegen die Beklagte geltend zu machen.

Die Beklagte ist ebenfalls ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Softwareprodukten befasst. Sie vertrieb ihre Produkte seit 1994 ebenfalls über die Firma x, insbesondere ihr Produkt x. Dieses Vertriebspartnerverhältnis wurde aus Gründen, die zwischen den Parteien streitig sind, im Sommer 1999 beendet.

Am 6.10.1999 meldete die Klägerin die Marke x für Software und damit verbundene Dienstleistungen an. Die Eintragung erfolgte am 22.11.1999. Bereits am 30.9.1999 hatte die Beklagte ihrerseits eine Marke x für Softwareprodukte, computerbezogene Waren sowie IT-Dienstleistungen angemeldet, die am 10.2.2000 eingetragen wurde. Mit Schreiben vom 1.3.2000 legte die Beklagte beim Patentamt Widerspruch gegen die Eintragung der Marke der Klägerin ein.

Die Klägerin ist der Ansicht, sie könne sich aufgrund der Ermächtigung der x auch auf deren Kennzeichenrechte berufen. Ihr eigenes Interesse ergebe sich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit dieser Firma, da sie von dieser die Genehmigung zur Verwendung des Namens erhalten habe.

Sie behauptet, bereits seit dem 24.9.1999 habe die x Werbemaßnahmen für das Softwareprogramm x ergriffen. Die Beklagte habe im Zeitpunkt ihrer Markenanmeldung auch gewusst, dass sie – die Klägerin – ein Softwareprodukt mit diesem Namen entwickelt habe.

Die Klägerin beantragt,

zu erkennen wie geschehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, sie habe bereits im Jahre 1997 mit der Weiterentwicklung eines Computerprogramms für die Laborverwaltung begonnen, welches sie bereits seit 1988 unter dem Namen x vertrieben habe. Seit Juni 1997 sei das weiterentwickelte Programm intern unter der Bezeichnung x geführt worden. Im Januar 1998 habe sie mit dem Vertrieb des Programms begonnen. Insoweit beruft sie sich auf zwei Schreiben vom 14.1.1998 an die Firmen x (Anlagen B 2 und 3, Bl. 83, 84). Im Mai 1998 sei das Programm x auf der Fachmesse x in Sinsheim auf ihrem Messestand vorgestellt worden. Das Programm sei auf ihrem Messecomputer lauffähig Installiert gewesen und Interessenten vorgeführt worden. Des weiteren sei den Interessenten auch eine Programmbeschreibung übergeben worden. Auf dieser Messe habe sie mit der Akzeptanzprüfung und Markteinführung des Programms und mit der Forcierung des Geschäftsbereichs Laborverwaltungsprogramme begonnen, die einhergegangen sei mit einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Programms, um Kundenwünschen und -anregungen nachzukommen. Die Zeit für Pressemitteilungen sei noch nicht gekommen gewesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze ergänzend Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Klage ist begründet.

Der Klägerin stehen die gegenüber der Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Löschung und Rücknahme des Widerspruchs gegen die Marke der Klägerin zu.

I.

Der Klägerin hat gegen die Beklagte allerdings wegen des insoweit prioritätsälteren Markenrechts der Beklagten keine markenrechtlichen Ansprüche, die ihre Grundlage in § 14 MarkenG finden*

Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin besteht jedoch gemäß § 15 Abs. 4, 2 MarkenG. Danach ist es Dritten untersagt, eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen ohne Zustimmung des an der Bezeichnung Berechtigten im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn hierdurch Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorgerufen werden können.

Das Kennzeichen x ist als Werktitel gemäß § 5 Abs. 3, l MarkenG schutzfähig und verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Klägerin nutzt diesen Werktitel für ein von ihr entwickeltes Computerprogramm.

Hinsichtlich des von der Beklagten für ein Computerprogramm für die Laborverwaltung benutzten identischen Werktitels und ihrer identischen Marke x liegt mit dem ebenfalls für ein Computerprogramm genutzten Werktitel der Klägerin auch Verwechslungsfähigkeit vor.

Der Werktitel der Klägerin ist auch sowohl gegenüber der eingetragenen Marke der Beklagten als auch gegenüber deren Werktitel prioritätsälter. Insoweit war zunächst zwischen den Parteien unstreitig – wie sich insbesondere aus Seite 6 der Klageerwiderung vom 5.10.2000 (Bl. 53) ergibt, dass die Klägerin den Werktitel für ein von ihr entwickeltes Computerprogramm bereits seit dem 24.9.1999 benutzt. Die Markenanmeldung der Beklagten vom 30.9.1999 liegt damit unstreitig zeitlich später. Das nach der mündlichen Verhandlung erfolgte Bestreiten der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 3.1.2001 ist nicht mehr zu berücksichtigen, da ihr zu den bereits in der Klageschrift ausgeführten Tatsachen ein Schriftsatznachlass nicht gewährt worden war, § 283 ZPO.

Soweit die Beklagte sich für eine eigene Priorität darauf beruft, ihr Programm als Werktitel schon vor dem 24.9.1999 benutzt zu haben, kann dem nicht gefolgt werden, da ihr diesbezügliches Vorbringen unzureichend ist. Für die Entstehung des Titelschutzes an einem Computerprogramm ist nämlich die Aufnahme des Vertriebs des fertigen Produkts oder eine der Auslieferung, des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung erforderlich (BGH WRP 1997, 1181 ff. – FTOS; BGH GRUR 1998, 1010 ff. -WINCAD). Für das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat die Beklagte keine hinreichenden Tatsachen vorgetragen.

Die Beklagte stützt sich zum einen darauf, bereits im Januar 1998 mit Vertriebshandlungen begonnen zu haben. Sie beruft sich hierfür auf zwei Schreiben vom 14.1.1998 an die Firmen x und x (Anlagen B2 und B3, Bl. 83, 84). Bei dem erstgenannten Schreiben handelt es sich zum einen schon deshalb nicht um eine Vertriebshandlung, da nicht ersichtlich ist, dass die angeschriebene Firma selbst überhaupt zu dem möglichen Kundenkreis der Beklagten gehört. Des weiteren geht aus dem Schreiben hervor, dass das Programm noch nicht fertig ist, da es sich lediglich um ein „Grob-Konzept“ handelt. Daher wird der Adressat um Überprüfung dieser noch nicht abgeschlossenen Idee und um entsprechende Stellungnahme gebeten.

Auch hinsichtlich des zweiten Schreibens vom 14.1.1998 kann von einer Vertriebshandlung nicht ausgegangen werden. Hierin ist ebenfalls nur von einem Grobkonzept die Rede, dessen grundsätzliche Einsatzmöglichkeit in dem angesprochenen Unternehmen erst geprüft werden soll. Aus dem zusätzlichen Hinweis, dass die Beklagte „in den nächsten Wochen mit der Entwicklung beginnen werde, wird weiter deutlich, dass ein fertiges Computerprogramm noch nicht vorliegt, ein konkretes Angebot hierüber noch nicht erteilt werden und ein tatsächlicher Vertrieb noch nicht erfolgen kann.

Es handelt sich bei den Schreiben auch nicht um der Auslieferung des fertigen Produktes unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigungen. Zum einen fehlte es auch insoweit an der Fertigstellung des Produktes. Zum anderen reichen zwei Schreiben an mögliche Interessenten für eine derartige Ankündigung auch gar nicht aus.

Vielmehr ist hierfür nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erforderlich, dass aufgrund der Ankündigung mit der Möglichkeit einer breiten Kenntnisnahme durch die interessierten Konkurrenten gerechnet werden kann (BGH GRUR 1998, 1010, 1012 -WINCAD). Letztlich fehlt es insoweit aber auch an der Darlegung, dass das Programm in angemessenem zeitlichen Abstand nach der Ankündigung tatsächlich in den Verkehr gebracht worden ist. Denn die Beklagte hat nicht vorgetragen, wann die zwei bislang verkauften Programme veräußert worden sind.

Eine andere rechtliche Beurteilung ist nicht deshalb geboten, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, die die allgemeinen Bedürfnisse eines Labors abdeckende Basisversion sei bereits Anfang 1998 angeboten worden. Denn dies ist den vorgelegten Schreiben – wie dargelegt – in keiner Weise zu entnehmen.

Für eine von ihr behauptete Priorität ihres Werktitels stützt sich die Beklagte des, weiteren darauf, das Programm x sei im Mai auf der Fachmesse „Control 1998“ in Sinsheim – als Basisversion – auf ihrem Messestand auf dem Messecomputer lauffähig installiert gewesen und Interessenten unter Übergabe einer Programmbeschreibung vorgestellt worden. Auch dies reicht für die Annahme einer Vertriebshandlung oder einer ihr unmittelbar vorausgehenden werbenden Ankündigung nicht aus. Denn nach dem eigenen Vortrag der Beklagten wurde auf der Messe erst mit „der Akzeptanzprüfung und Markteinführung dieses Programmes und mit der Forcierung des Geschäftsbereiches Laborverwaltungsprogramm begonnen, die einherging mit einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Programmes, um Kundenwünschen und -anregungen nachzukommen“. Danach diente die Vorstellung des Programms auf der Messe der Überprüfung, ob daran überhaupt Interesse seitens der angesprochenen Unternehmen besteht. Soweit das der Fall war, sollte das Programm aufgrund konkreter Wünsche und Anregungen von Kunden weiter entwickelt werden. Insoweit hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, der – ohnehin sehr umgrenzte Markt – müsse hierfür von ihr erst erschlossen werden, was sich auch daran zeige, dass bislang insgesamt erst zwei Programme tatsächlich hätten veräußert werden können. Daraus ergibt sich, dass die Beklagte im Zeitpunkt der Messe im Mai 1998 selbst nicht davon ausging, ein Vertrieb des Programms stünde unmittelbar bevor. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Beklagte behauptet, die auf der Messe vorgestellte Basisversion hätte bei entsprechendem Interesse eines Kunden ohne Wunsch nach Programmerweiterung unmittelbar auf der Messe erworben werden können. Denn sie ging selbst nicht davon aus, dass dies der Fall sein würde, da sie andererseits darlegt, typisch für ihr Produkt sei gerade, dass die Basisversion durch Ausweitung bestehender Funktionen und/oder Integration neuer Funktionen individuell angepasst werden sollte. Damit ist ein alleiniger Vertrieb der Basisversion von der Beklagten gar nicht beabsichtigt.

Dafür, dass es sich bei der behaupteten Vorstellung der Basisversion noch nicht um eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung gehandelt hat, spricht im übrigen auch die Tatsache, dass die Beklagte zum Zeitpunkt der Messe im Mai 1998 die Zeit für Pressemitteilungen noch nicht für gekommen hielt. Denn wäre eine Basisversion tatsächlich komplett fertig und ein – wenn auch variables – Konzept für die Ausweitung bestehender und die Integration neuer Funktionen aufgrund von zuvor ermittelten Kundenwünsche, -interessen und -anregungen bereits vorhanden gewesen, hätte kein Grund dafür bestanden, dies der interessierten Öffentlichkeit noch nicht bekannt zu geben.

Auf die Frage, ob sich die Klägerin zur Begründung des von ihr im Rahmen gewillkürter Prozessstandschaft geltend gemachten Anspruchs auf Rechte aus der Firmenbezeichnung x stützen kann, kommt es demgemäß nicht mehr an.

II.

Der Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Löschung der Marke der Beklagten ergibt sich aus §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. l, 12 MarkenG. Dabei lautet die korrekte Bezeichnung der Registernummer – wie sich aus der Anlage K 5 (Bl. 23) ergibt – 399 60 400.

III.

Der Anspruch der Klägerin auf Rücknahme des Widerspruchs gegen die Eintragung ihrer – der Klägerin – Marke ist ebenfalls begründet. Das hierfür erforderliche Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin liegt deshalb vor, weil dem Widerspruchsgegner nicht zugemutet werden kann, das Widerspruchsverfahren abzuwarten, wenn er den Eintragungsantrag auf Gründe stützt, die im Widerspruchsverfahren im Hinblick auf § 42 MarkenG ohnehin keine Berücksichtigung finden können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 44 Rdn. 31; Fezer, Markenrecht, § 44 Rdn 5 ,8).

IV.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. l ZPO. Die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

Streitwert: 100.000,00 DM.