Der Markenschutz verbietet anderen die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Dies gilt für identische und ähnliche Zeichen dann, wenn eine Verwechslungsgefahr für den Verkehr besteht. Außerdem dürfen sogenannte bekannte Marken auch für die Waren nicht verwendet werden, für die sie nicht eingetragen sind. So wäre es grundsätzlich nicht möglich, Porsche-Schlüsselanhänger zu vertreiben, auch wenn die Marke Porsche nur für PKW eingetragen wäre, da es sich bei Porsche um eine im Inland bekannte Marke handelt.

Wann eine von Dritten zu unterlassende Verletzungshandlung vorliegt, die zur Abmahnung berechtigt, ist in § 14 Abs. 2 MarkenG geregelt. Darin heißt es:

„Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

Danach muss eine Markenrechtsverletzung folgenden Voraussetzungen genügen. Neben der Frage, ob eine geschützte Marke vorliegt, muss es sich um eine Handlung im geschäftlichen Verkehr handeln, die ohne Zustimmung des Inhabers erfolgte und dabei entweder ein identisches Zeichen für identische Waren verwendet (Nr. 1), eine Verwechslungsgefahr hervorruft (Nr. 2) oder den Ruf einer bekannten Marke ausnutzt oder beeinträchtigt (Nr. 3).

• Handlung im geschäftlichen Verkehr: Die Beschränkung auf Handlungen im geschäftlichen Verkehr soll private Handlungen weitestgehend vor Abmahnungen schützen. Wer zu Hause ein Bild seines Traumautos malt und dieses nicht kommerziell anbieten möchte, sondern nur an der Wand aufhängen möchte, darf nicht vom Markeninhaber abgemahnt werden. Allerdings liegt eine geschäftliche Handlung vor, sobald auf irgendeine Art und Weise eine kommerzielle Tätigkeit vorliegt, mit der ein wirtschaftlicher Vorteil erzielt werden soll.
• Ohne Zustimmung des Markeninhabers: Ein abmahnfähiger Markenverstoß kann nur vorliegen, wenn der Markeninhaber der Verwendung nicht zugestimmt hat. Dabei können bestimmte Kooperationshandlungen eine Zustimmung beinhalten.
• § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: Der erste gesetzlich beschriebene Verletzungsfall ist der der sogenannten Doppelidentität. Es werden also identische Zeichen für identische Produkte verwendet. Es handelt sich also um den klassischen Fall der Produktpiraterie, bei der ein Wettbewerber mit Kopien der Waren am Markt tätig wird. Jedoch kann auch diese Konstellationen kompliziert werden. Zum Beispiel kann ein innovatives Produkt bzw. seine Bezeichnung später durch den Produktnamen des Marktführers geprägt sein. Wenn dies der Fall ist, ist möglicherweise die Marke gar nicht mehr eintragungsfähig.
• § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: Durch die Regelung der Nr. 2 werden auch solche Verwendungen sanktioniert, die entweder nicht die gleichen Produkte bezeichnen oder nicht die exakt gleiche Bezeichnung verwenden. Der Markenschutz wird insofern erweitert, als dass der Markeninhaber alle Handlungen verbieten darf, die eine Verwechslungsgefahr mit seiner Marke begründen.
• § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: Wenn die vom Verletzer angebotenen Waren nicht mehr ähnlich zu denen Produkten des Markeninhabers sind, endet der Schutz des Abs. 2 Nr. 2. Daher gilt zumindest für die bekannten Marken, die sogenannten Household Names, der Schutz auch für unähnliche Produkte. Begründet werden kann dieser weitergehende Schutz auf zwei Arten. Zum einen kann die Bekanntheit dazu führen, dass der Verbraucher die Produkte immer für Produkte des Markeninhabers hält. Zum anderen ist aber eine bekannte Marke für das Unternehmen ein Wert an sich, der durch erhebliche Investitionen aufgebaut wurde und daher einen eigenständigen Schutz verdient.

Wann ist eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung sinnvoll?

Die Abmahnung ist gerade im Wirtschaftsrecht das Mittel der Wahl, um Rechtsverletzungen abzustellen. Im Wettbewerbsrecht kann mithilfe von Abmahnungen und Unterlassungserklärungen unlauteres Verhalten von Mitbewerbern beseitigt werden. Aber auch im gewerblichen Rechtsschutz, also wenn es um Geschmacksmuster, Patente, andere Schutzrechte und damit auch ums Markenrecht geht, ist die Abmahnung ein relativ preiswertes und höchst effektives Mittel der rechtlichen Selbstverteidigung.

Mit der Abmahnung macht der Markeninhaber den Verletzer auf den Markenverstoß aufmerksam und verlangt von ihm zunächst die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Das vorrangige Ziel von markenrechtlichen Abmahnungen ist, dass der Verletzer sich in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verpflichtet, die Marke nicht mehr zu verletzen. Dadurch wird im Idealfall die Markenverletzung unterbunden. Strafbewehrt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Verletzer bei erneuten Verstößen aufgrund der Erklärung verpflichtet ist, eine Vertragsstrafe an den Verletzten zu zahlen. Insofern führt die Abmahnung für den Abmahnenden zu Rechtssicherheit, denn er kann bei erneuten Verstößen direkt die Vertragsstrafe geltend machen.

Neben dem Unterlassungsanspruch stehen dem Verletzten allerdings auch noch andere Ansprüche zu. So kann er, bei schuldhaftem Handeln des Verletzers, Schadensersatz verlangen, möglich sind aber auch Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche und zum Teil sogar Vernichtungs- oder Herausgabeansprüche, wenn bestimmte Waren komplett dem Markenschutz unterfallen.

Der Markeninhaber hat dabei auch die Möglichkeit, seine Unterlassungsansprüche sofort gerichtlich durchzusetzen. Jedoch gilt es zu beachten, dass Markenrechtsprozesse durchaus teuer und langwierig sein können. In Gerichtsverfahren wird häufig auch die Existenz der Marke angegriffen, so dass man ein hohes Risiko eingeht. Zum einen ist der Bestand der Marke gefährdet und es können im Verlustfall hohe Kosten entstehen. Daher empfiehlt sich in der Regel zunächst eine kostengünstige Abmahnung, mit der sich Verstöße kurzfristig abstellen lassen.

Wie läuft eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung ab?

Wer eine solche Verletzung seiner Marke feststellt und sich dagegen wehren möchte, sollte zunächst die vermutete Verletzungshandlung dokumentieren. Hier bieten sich zum Beispiel bei Verstößen im Internet mit Screenshots mit Datum an. Dadurch kann später ohne weiteres überprüft werden, ob ein entsprechender Verstoß vorliegt oder nicht.

Im Anschluss hieran muss die Abmahnung verfasst werden. Diese sollte zunächst den Sachverhalt enthalten, aufgrund dessen die Markenrechtsverletzung geltend gemacht wird. Als Nächstes sollte der Abmahnende seine Rechtsansicht darlegen und belegen, sodass klar verständlich ist, dass ein Markenrechtsverstoß vorliegt. Schließlich werden in der Regel eine vorformulierte Unterlassungserklärung angehängt sowie die Anwaltskosten und gegebenenfalls Auskunftsansprüche geltend gemacht.

Wieviel kostet es, eine Markenrechtsverletzung abzumahnen?

Die Abmahnkosten hängen von verschiedenen Dingen ab, sind jedoch in der Regel vom abgemahnten Verletzer zu tragen. Für eine Abmahnung wird häufig ein Anwalt eingeschaltet, der die Abmahnung  und die Unterlassungserklärung für den Markeninhaber formuliert. Die so entstanden Kosten beruhen auf der Verletzungshandlung. Daher muss der Verletzer die Anwaltskosten zahlen.

Diese Anwaltskosten richten sich nach dem Gegenstandswert bzw. Streitwert. Als Regelstreitwert hat der Bundesgerichtshof (BGH) zumindest für Markenlöschungsverfahren 50.000 Euro angenommen. In der Praxis üblich sind Gegenstandswerte zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro. Der Wert hängt dabei vom wirtschaftlichen Interesse des Verletzten an einer Beseitigung der Marke ab. Bei bekannten oder wertvollen Marken kann der Streitwert daher deutlich höher angesetzt werden. Je nach Streitwert steht dem Anwalt eine gewisse Summe zu, die sich aus einer Tabelle ergibt. Diese Summe ist mit dem Faktor 1,3 als Geschäftsgebühr zu multiplizieren. Die Abmahnkosten können auch anhand des Gegenstandswertes einfach mit sogenannten Gerichtskostenrechnern ermittelt werden. Sie belaufen sich in der Regel auf 1.500 bis 3.000 Euro.

Vorsicht ist geboten, wenn zusätzlich zum Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt in die Abmahnung eingebunden ist. Denn die Patentanwaltskosten können in der Regel nur bei sehr schwierig gelagerten Fällen zusätzlich geltend gemacht werden. Ansonsten geht die Rechtsprechung davon aus, dass die Beratung durch einen Anwalt ausreichend ist.

Welches Risiko birgt eine fehlerhafte markenrechtliche Abmahnung?

Die Abmahnung ist für den Markeninhaber jedoch nicht ohne Risiko. Denn wenn er unberechtigt oder sogar rechtsmissbräuchlich abmahnt, hat er keinen Anspruch auf Kostenerstattung und kann im schlimmsten Fall sogar in einem Löschungsverfahren seine Marke verlieren.

Daher empfiehlt es sich dringend, einen Rechtsanwalt, idealerweise einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz einzuschalten. Wenn der Anwalt den Sachverhalt geprüft hat und eine Abmahnung empfiehlt, kann das Risiko einer fehlerhaften Abmahnung minimiert werden.

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